編者按：專家認為，該案中，法院并沒有簡單、機械地套用保護在先權(quán)利的原則，而是遵循不正當競爭行為的構(gòu)成要件和我國反不正當競爭法的法理宗旨，從當事人行為的主觀狀態(tài)和客觀結(jié)果的角度出發(fā)，綜合考慮各種因素，對山寶集團的企業(yè)字號進行了準確定性。

　　原標題：“山寶”商標被同行作為企業(yè)字號使用引發(fā)侵權(quán)紛爭——

　　字號與商標權(quán)糾紛的裁判標準是什么？

　　因認為江蘇山寶集團有限公司（下稱山寶集團）在產(chǎn)品及宣傳手冊等處突出使用“山寶”與 “SHANBAO”等標識，侵犯了其“山寶SHANBAO及圖”與“山寶及圖”注冊商標專用權(quán)，且在中文與英文企業(yè)名稱中使用“山寶”與“SHANBAO”字樣，對其構(gòu)成不正當競爭，上海建設(shè)路橋機械設(shè)備有限公司（下稱建設(shè)路橋公司）于2015年初將山寶集團訴至法院，請求法院判令山寶集團停止使用上述標識，并變更企業(yè)字號不得含有“山寶”和“SHANBAO”字樣或與之近似的詞語。

　　日前，根據(jù)上海知識產(chǎn)權(quán)法院作出的（2015）滬知民終字第754號民事判決，法院終審判決維持了原判，即判令山寶集團停止商標侵權(quán)行為，并規(guī)范使用其企業(yè)名稱。

　　據(jù)了解，二審法院經(jīng)審理認為，山寶集團的經(jīng)營范圍為破碎、礦山、輸送機械設(shè)備及配件等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、安裝，建設(shè)路橋公司持有的第854402號“山寶SHANBAO及圖”與第215072號“山寶及圖”商標核定使用商品包括破碎機、采礦、選礦用機械設(shè)備等，山寶集團生產(chǎn)、銷售及宣傳的商品與建設(shè)路橋公司涉案商標核定使用的商品屬于相同或類似商品；同時，“山寶”系山寶集團的字號，山寶集團將其企業(yè)名稱簡化使用為“江蘇山寶集團”“SHANBAOGROUP”等，且其中“山寶”兩字較為突出，屬于將企業(yè)字號突出使用；另外，建設(shè)路橋公司持有的兩件涉案商標的顯著識別部分為“山寶SHANBAO及圖”與“山寶及圖”，經(jīng)過建設(shè)路橋公司的長期使用在市場上具有較高的知名度，且山寶集團曾長期銷售建設(shè)路橋公司的破碎機等商品，容易使相關(guān)公眾誤認為山寶集團與建設(shè)路橋公司存在特定聯(lián)系。

　　據(jù)此，法院認定山寶集團的上述行為構(gòu)成商標侵權(quán)，應(yīng)停止侵權(quán)并規(guī)范使用其企業(yè)名稱。

　　對于山寶集團使用“山寶”作為企業(yè)字號是否構(gòu)成對建設(shè)路橋公司的不正當競爭，法院經(jīng)審理認為，山寶集團使用“山寶”作為其企業(yè)字號，有其歷史淵源，并不存在主觀惡意；同時，山寶集團2004年使用“山寶”作為其企業(yè)字號時，建設(shè)路橋公司的涉案商標已具有較高知名度，建設(shè)路橋公司應(yīng)當預(yù)見到客觀上山寶集團使用“山寶”字號可能會使相關(guān)公眾產(chǎn)生混淆，但建設(shè)路橋公司在10余年的時間里對此并未提出異議，且長期與山寶集團保持著頻繁的業(yè)務(wù)往來；另外，山寶集團除經(jīng)銷建設(shè)路橋公司的產(chǎn)品外還有其他經(jīng)營行為，其通過自身的長期經(jīng)營，其企業(yè)名稱已經(jīng)承載了該公司的商譽。

　　據(jù)此，法院認定山寶集團注冊、使用含有“山寶”字號的企業(yè)名稱及使用其企業(yè)名稱的英文翻譯不構(gòu)成不正當競爭，無需變更字號或不得繼續(xù)使用“山寶”和“SHANBAO”或與之相近似的詞語作為字號。

　　行家點評：

　　盧亮 北京市君合律師事務(wù)所 律師：企業(yè)名稱和注冊商標是企業(yè)在提供商品和服務(wù)的經(jīng)營活動中兩種重要的區(qū)分性標識，均可以發(fā)揮指示商品或服務(wù)來源、凝聚商譽價值的作用。圍繞著這兩種標識所產(chǎn)生的權(quán)利沖突，也是學(xué)術(shù)界和實務(wù)界十分關(guān)注的問題。

　　該案中，一審法院與二審法院在建設(shè)路橋公司享有“山寶及圖”在先商標權(quán)的情況下，并沒有認定山寶集團的企業(yè)名稱構(gòu)成不正當競爭。一審法院與二審法院主要從山寶集團使用“山寶”字號的歷史淵源，以及建設(shè)路橋公司一直對山寶集團企業(yè)名稱的默許狀態(tài)，山寶集團已經(jīng)通過自身經(jīng)營使得其企業(yè)名稱承載了一定的商譽，其未違反誠實信用原則等角度，認定山寶集團使用含有“山寶”文字的企業(yè)名稱不構(gòu)成不正當競爭。該案中，人民法院并沒有簡單、機械地套用保護在先權(quán)利的原則，而是遵循不正當競爭行為的構(gòu)成要件和我國反不正當競爭法的法理宗旨，從當事人行為的主觀狀態(tài)和客觀結(jié)果的角度出發(fā)，綜合考慮各種因素，對山寶集團的企業(yè)字號予以了準確定性，作出了令人信服的判決。

　　盡管認定山寶集團的企業(yè)名稱本身不構(gòu)成侵權(quán)，但是在該案中，一審法院與二審法院根據(jù)《最高人民法院關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第一條的規(guī)定，為山寶集團使用自身企業(yè)名稱的行為的合理范圍劃出了邊界，即應(yīng)當規(guī)范使用其企業(yè)名稱的全稱，而不能突出使用其企業(yè)名稱的字號部分，造成對建設(shè)路橋公司涉案注冊商標專用權(quán)的侵犯。一審法院與二審法院從山寶集團使用其字號的具體形式、建設(shè)路橋公司涉案商標的知名度和相關(guān)公眾的認知3個角度，充分闡述了認定山寶集團的涉案行為構(gòu)成商標侵權(quán)的判理，對該案涉及的商標侵權(quán)和不正當競爭問題的準確定性和充分說理，體現(xiàn)了人民法院對企業(yè)名稱權(quán)與商標權(quán)沖突的法律規(guī)范與原理的深刻認識和準確把握。

　　張亞洲 北京市集佳律師事務(wù)所 合伙人、律師：字號與注冊商標沖突的情形在各類侵權(quán)形態(tài)中一直為多發(fā)、高發(fā)。事實上，目前處理上述糾紛的法理、法律依據(jù)已經(jīng)非常充分，各種成熟、成型的司法裁判很多。歸納總結(jié)來看，上述糾紛總體上被納入不正當競爭范疇，早在2004年最高人民法院曾經(jīng)針對“振泰”字號與注冊商標糾紛一案復(fù)函江蘇省高級人民法院，指出處理此類糾紛應(yīng)當適用我國反不正當競爭法第二條第一款、第二款。2008年最高人民法院發(fā)布的《關(guān)于審理注冊商標、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定》第四條也對此進行了明確的規(guī)定，我國現(xiàn)行商標法第五十八條對于此類糾紛規(guī)則適用首次以法律形式進行了界定。

　　基于上述法律、司法解釋、審判指導(dǎo)意見及已有判決的大量司法裁判，處理上述糾紛需要特別注意的是，使用了包括與在先注冊商標相同或近似文字字號的企業(yè)名稱的被訴一方，其被控侵權(quán)的使用行為是否違背了誠實信用原則、公認的商業(yè)道德，進而搭了涉案注冊商標權(quán)利人的便車，即通常所說的被訴一方是否存在主觀過錯。而這一問題與判斷被訴一方是否構(gòu)成商標侵權(quán)不同，因為判斷是否構(gòu)成商標侵權(quán)無需考慮被訴一方是否有主觀過錯。上海知識產(chǎn)權(quán)法院針對該案作出的終審判決，即認定山寶集團侵犯了建設(shè)路橋公司的“山寶”企業(yè)名稱不構(gòu)成不正當競爭，究其原因便在于山寶集團使用“山寶”字號具有正當理由，未違反誠實信用原則，故主觀無過錯。（排名不分先后，王國浩 毛立國編寫）